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🔔加州理工學院控告蘋果、博通侵害其Wi-Fi編解碼專利

經過四年的纏訴後，美國加州理工學院（California Institute of Technology，Caltech）控訴蘋果(Apple Inc.)與其Wi-Fi晶片的供應商博通(Broadcom Corporation)所生產販售之蘋果智慧手機、智慧手錶及平板電腦，及802.11 Wi-Fi晶片等電子產品，侵害了加州理工學院擁有的四件如何減少Wi-Fi訊號傳輸錯誤的專利侵權官司，於今年1月29日，由美國加州中區法院陪審團，分別做出了蘋果需賠償8.37億美元，及博通需賠償2.7億美元的裁定1。

本案的緣由，為加州理工學院於2016年5月底向美國加州中區聯邦地方法院所遞交的起訴書2中，指出了包含蘋果iPhone 6 、iPhone 6S、IPad Air 2、Apple Watch等電子產品，與博通BCM4350的Wi-Fi晶片，侵犯了US 7116710、US 7421032、US 7916781、US 8284833等四篇同屬於一個專利家族，涉及透過Wi-Fi傳輸編碼中，不規則重覆累積碼（Irregular Repeat-Accumulate Code，IRA Code）的編碼技術降低資料在傳輸的過程中出現不可識別錯誤的機率。

在2019年7月的法庭攻防3中，加州理工學院向陪審團解釋達到上述目的的技術手段，為經由一外編碼器，接收到由外邊所輸入，拆分為k-bit一組的資訊，其中，外編碼器將所接收到的資訊，重新編碼為n-bit為一組資訊後，經由交錯器將其以一固定的規則將所傳輸的訊息打散，最後經由一內編碼器將上述的訊息經過多次累加後，拚湊出所欲傳輸的正確資訊，獲得較過去其他編解碼器效能為佳之表現，以提昇Wi-Fi網路資料傳輸速率。其技術概念經本文整理簡化後如圖中所示。

儘管站在蘋果與博通的立場，提出了旗下電子產品的編解碼格式，並非是加州理工大學宣稱的IRA code，而是改良於1963年所提出的低密度奇偶檢查碼格式(Low-Density Parity Check，LDPC)，蘋果與博通並無動機使用加州理工大學的編解碼技術為理由，辯解其智慧裝置與802.11 Wi-Fi晶片並未侵權，並在同一時間藉由提出數件引證文件，證明加州理工大學所持有的’710、’032、’781與’833案實際上早以為公眾得知，其並未能符合美國專利法的進步性專利要件規定為理由，以規避專利侵權的爭議。但美國加州中區聯邦地方法院的陪審團，依然在今年1月29日，做出了蘋果與博通須賠償總計約11億美元的決定4。

對於台灣的企業界來說，儘管國內大專院校大多並非是以營利為目的而申請專利保護，因此較少觀察到大專院校與企業界的專利興訴事宜5，然而在上述加州理工大學近年來積極主張自身專利權利，並與蘋果和博通所進行的侵權案件中，儘管發明人在申請之初並未設想到該IRA Code編解碼技術可被蘋果和博通運用在其電子產品中，但總計11億美元的賠償金，無異於一筆豐沛的研究資金，尤其大專院校的研究著重於基礎科學的特性，使得企業界的產品應用容易落入其專利權利的保護範圍。因此，若企業界的產品有意推廣國外的業務，仍須與熟悉國外產品市場的專業人士保持合作，以了解所輸出產品侵權的機率，或尋求專利權人授權，降低引起侵害專利的機會。

參考資料：
1. https://reurl.cc/j7RyXn
2. https://reurl.cc/V6R0pR
3. https://reurl.cc/V6R0pR
4. https://reurl.cc/qdZYZy
5. 司法院 法學資料檢索系統：https://law.judicial.gov.tw/FJUD/default_AD.aspx ... See more

🔊美國聯邦巡迴法院恢復Mylan對Relistor藥錠的專利撤銷-顯而易見性的爭論點

聯邦巡迴法院裁定恢復Mylan Pharmaceuticals Inc.對鴉片類藥物引起(opioid-induced)的便秘藥物Relistor的專利撤銷，聯邦巡迴法院於週三(2020/4/8)裁定：紐澤西州聯邦法院過於倉促地判決學名藥公司(generic company)未能有效指證專利藥物的配方(brand drug's formula)是顯而易見的。

由三名法官組成的小組的先決決定推翻了原先地方法院，即紐澤西州聯邦法院，對Valeant製藥部門針對Mylan計劃上市的甲基納曲酮(methylnaltrexone)版本抗便秘藥物學名藥提出侵權訴訟的簡易判決。原先紐澤西州聯邦法院在裁定上傾向於採信Valeant的抗辯理由，亦即該公司(Mylan Pharmaceuticals Inc.)計劃上市的抗便秘藥物學名藥係依賴於與甲基納曲酮(methylnaltrexone)以外的兩種不同化合物有關的研究。根據判決，於2015年Valeant及其子公司Salix Pharmaceuticals Inc.提起的訴訟中指控Mylan侵犯了Relistor配方的一部分、或要求保護的內容，以使該公司的藥物可以存放24個月。美國地方法院(紐澤西州聯邦法院)法官斯坦利·切斯勒（Stanley R.Chesler）對該專利藥製藥商進行了簡易判決，在2018年5月的裁決中同意Mylan無法支持其顯而易見性的論點因為它依賴於有關納洛酮(naloxone)和納曲酮(naltrexone)的參考文獻和專著，而不是甲基納曲酮(methylnaltrexone)。

Mylan最終同意，其提出的學名藥可能對該項專利侵權，但認為該項專利無效，並向聯邦巡迴法院提出抗辯，因為鑑於其與其他抗鴉片類藥物(anti-opioids)明顯的相似性。

上訴法院(聯邦巡迴法庭)支持Mylan的主張，即甲基納曲酮(methylnaltrexone)與納洛酮(naloxone)和納曲酮(naltrexone)的相似之處可能使發明人容易確定哪種酸鹼值(acid-to-basic)、或pH範圍將可以穩定甲基納曲酮(methylnaltrexone)。

“由於分子之間強烈的結構和功能相似性，本領域技術人員可以預期在溶液中相似pH範圍內分子的相似穩定性。判決說明地方法院(紐澤西州聯邦法院)在簡易判決階段拒絕此推論是法律上的錯誤”。

聯邦巡迴法庭明確表示，上述見解不應被解釋為為了配製的目的，所有相似結構的化合物都有望表現出相同的性質。

判決書提到“的確，當此案嘗試給事實調查者進行調查時，事實調查者應考慮Valeant是否已反駁Mylan的初步證據案件(prima facie case)，例如建立在其聲稱的pH範圍是至關重要、或者四元氮(quaternary nitrogen)效應會帶來意想不到的有益特性。”。

訴訟中的專利是美國專利號8,552,025。

網路資料來源:

https://www.law360.com/ip/articles/1261693/fed-circ-revives-mylan-bid-to-invalidate-relistor-patent ... See more

The Federal Circuit revived a Mylan Pharmaceuticals Inc. bid to invalidate the patent for opioid-induced constipation drug Relistor, ruling Wednesday that a lower court was too hasty in finding that the generic company failed to show the brand name drug’s formula was obvious.

🔔中國專利審查指南最新修正

2019年9月25日中國國家知識產權局發佈了關於專利審查指南修改的公告，該公告自2019年11月1日起施行，當中較值得注意的修改為進一步規定了公知常識的使用。

原專利審查指南第二部分第八章第4.10.2.2節第(4)項最後一段為「审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明」，在2019年9月25日公告中將該段落修改為「审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明」，由此可見原審查指南僅彈性規定當申請人對於公知常識提出異議時，審查委員可提供證據或說明理由即可，但修改後的審查指南明文規定對於技術問題的解決具有貢獻的技術特徵，當審查委員欲認定其為公知常識時，應當提供證據。

對中國專利實務熟悉的專利從業人員對於此次修改應該會感到慶幸，原因是在中國專利實務中審查委員經常會在不舉出引證文件的情況下，直接宣稱某個技術特徵為公知常識，而在中國沒有行政程序法無法針對公知常識的核駁理由舉出相關條款據理力爭的情況下，專利從業人員遭遇到如此的核駁理由時常常是無法反駁或反駁無效。

藉由此次審查指南修改，審查委員針對對於技術問題的解決具有貢獻的技術特徵，將不能單靠宣稱其為公知常識來作為核駁理由，而是必須提出具體證據。因此，自11月1日起當收到以公知常識為理由核駁請求項時，可先檢視說明書中是否有載明被核駁為公知常識的該技術特徵對於欲解決的技術問題是否具有貢獻，若的確具有貢獻，則可依據審查指南第二部分第八章第4.10.2.2節第(4)項最後一段要求審查委員提出相關具體證據，以提升獲准的可能性。

資料來源：
經濟部智慧財產局
中國國家知識產權局 ... See more

美國專利商標局對於美國司法部撤銷標準必要專利的聯合政策聲明後的發展

去年(2018)美國司法部（DOJ）反托拉斯部門(antitrust division)撤銷有關標準必要專利(standard-essential patents，SEPs)的聯合政策聲明(joint policy statement)，美國專利商標局(USPTO)的局長Andrei Iancu在2019年3月26日表示他正在考慮之後的下一步，上述聯合政策聲明的撤回導致對於此議題的混淆。

原先2013年聯合政策聲明主要是不鼓勵使用禁制令(Injunction)手段執行標準必要專利，而今美國司法部（DOJ）放棄此項聲明。

DOJ反托拉斯部門最高官員Makan Delrahim已在反托拉斯部門掌權的任期中耗費許多時間推動專利政策調整。當歐巴馬政府專注於防止專利權人使用標準必要專利箝制(hold up)專利授權協商程序以增加權利金，Delrahim已經關注於被授權人共同拒絕授權，直到他們可獲取更多有利條件，以下稱為反向箝制(hold out)議題。

在2018年12月DOJ決定退出與USPTO的聯合指引，該聯合指引不鼓勵專利權人採用禁制令，因其同意以公平(fair)、合理(reasonable)且非歧視性(nondiscriminatory)(FRAND)的條款授權其標準必要專利。在宣佈這項措施時，Delrahim表示FRAND義務不應等同於強制授權計畫，並警告某些標準制定組織使那些實施專利者太容易捆綁在一起並共同地與專利權人協商。

Delrahim亦表示該部門會與USPTO合作制定更清晰的新聯合聲明，其可提供關於「當標準必要專利權人尋求禁制令時的利益平衡點」。

Iancu表示他的行政機關正在研究反托拉斯及智財政策改變所產生的衝擊。Iancu亦表示USPTO最近收到來自各界人士對於此議題的關注意見。

Iancu承認專利箝制抑或反向箝制是標準制定生態系統中較大的問題，但其表示重要的是任何一個解決方案都會削減潛在問題間的平衡。

總體而言，2013年FTC與Google達成和解之後不到1週，由USPTO與DOJ發表的聯合政策聲明在2018年12月已遭DOJ撤銷，USPTO日前企圖與DOJ討論相關議題，USPTO目前尚未明確說明其立場，但正研討中。

資料來源：Law360 (https://www.law360.com/articles/1143212/print?section=ip) ... See more

News and analysis on legal developments including litigation filings, case settlements, verdicts, regulation, enforcement, legislation, corporate deals, and business of law.

小南門福州傻瓜乾麵 v. 小南門傳統豆花

知名小吃店業者小南門福州傻瓜乾麵，不滿小南門傳統豆花業者以建物外觀作為商標圖樣，侵害其商標權，提出控告並求償新台幣6984萬元。智慧財產法院判定因乾麵業者的「小南門」商標圖註冊在先，且兩者商標相似度高，易使消費者混淆，故判豆花業者敗訴，小南門傳統豆花不得再使用該商標，需賠償127萬餘元。全案可上訴。

小南門福州傻瓜乾麵提告指出，小南門食品、小南門餐飲公司是小南門豆花的商標權人，商標的圖形部分為舊城樓外型，具有傳統燕尾脊屋頂及城門等特徵，且註冊時間在後，雖然商標指定使用「豆花」商品類別，但被告實際卻超出範圍，提供包含各式餅類、餃類、湯包、飯麵、湯品、熱炒菜餚等商品，侵害他們的商標，故對其求償6984萬元，並要求禁止使用相同或近似商標。

小南門食品、小南門餐飲公司則主張，張姓負責人早在民國85年就已在小南門附近販售自製的小南門傳統豆花，已超過30年，早已成為著名的小吃代表廠商，具有獨立的商標識別與信譽、知名度較高，且若雙方都把「小南門」地名拿掉，存有極大差異，甚至多年來都未曾聽聞有消費者搞混店家，故主張並無侵害商標故意或過失。

智財法院法官審理後，認為無論是「城門圖」或是「小南門」這3個字都屬於商標的一部分，兩者使用的商標近似，合併觀察後確實有可能導致消費者混淆，加上是「小南門福州傻瓜乾麵」註冊在先，且豆花業者的商標有逾越指定使用的情形，違反商標法規定，判定小南門傳統豆花業者須賠償127萬1400元，且不得繼續使用近似商標。全案仍可上訴。

由以上商標侵權訴訟可以瞭解，除了在申請商標時，應避免使用與其他商標類似之商標圖或商標名以外，實際使用商標時亦需避免擴充使用範圍，避免逾越申請時所指定的商品類別。

資料來源：新頭殼newtalk 2019.04.10
東森財經新聞 2019.04.11 ... See more

2019年3月26日，美國國際貿易委員會（USITC）依據關稅法第337條(Section 337)審理高通（Qualcomm），對於蘋果（Apple Inc）於美國地區進口的智慧型裝置，於2017年主張其有關於通訊晶片中的軟硬體節約電力的技術侵犯高通的專利，時逾兩年以上的專利訴訟案1065中[1] [2]，USITC行政法官Thomas B. Pender雖認為蘋果並未侵犯高通在該1065案中的任何專利，並可望避開禁止進口的禁令，但另一位行政法官McNamara於當日稍後裁定，蘋果於另外一個專利訴訟案1093[3] [4]中，有關於通訊晶片的軟硬體架構侵犯了高通的專利，將建議同時發布排除命令(Exclusion Order)與暫停及禁止銷售命令(Cease and Desisit Order)，如果在今年7月底前蘋果無法提出可靠的答辯證明其並未侵犯高通的專利，則可能使部份型號的iPhone在未來美國地區銷售受到影響。到目前為止，上述禁令尚待白宮方面批示[5]，而蘋果同時亦期待下個月在聖地亞哥陳述案件時，詳細說明高通用各種方式傷害消費者及扼殺創新技術。

【審查經過】

在上述的1065案中，行政法官Thomas B. Pender在2018年六月的聽證會中做出了最後的初步決定(Initial Determination，ID)，其指出在該1065案中，蘋果並未侵害高通所持有的’936與’558專利，但侵害了高通的’490專利。但ITC隨後在2018年12月18日決定對於蘋果侵害該’490專利的第31項請求項進行複審[6] [7]，該’490案專利請求項31記載如下：
「31.一種行動終端機，包含：
一數據機計時器；
一數據機處理器，該數據機處理器經組態保持數據機處理器至應用程式處理器的資料，直至該數據機計時器到期；
一應用程式處理器；以通信方式將該應用程式處理器耦接至該數據機處理器之一互連匯流排；且該應用程式處理器經組態以保持應用程式處理器至數據機處理器資料，直至在傳輸該數據機處理器至應用程式處理器資料之後，數據機處理器自應用程式處理器提取資料，並進一步經組態以在該數據機處理器至應用程式處理器資料之傳輸之後，以及在該互連匯流排轉變自一作用中功率狀態至一低功率狀態之前，自該應用程式處理器提取資料。」[2]
在上述的複審中，蘋果認為高通的專利已經為一公知的技術，並不符合專利要件中所需要的進步性要素，因此該’490案的請求項31實際上為無效的。為此，行政法官除了要求高通除須解釋請求項31中的(a)所謂的「保持(hold)」，是否係指傳統公知的儲存(Store)、緩衝(Buffer)、累加(Accumulate)資料的意思以外，亦須解釋(b)為何請求項31所載，利用硬體或軟體控制應用處理器，與數據處理器透過匯流排雙向通訊，以及(c)，利用數據機計時器控制應用處理器，與數據處理器休眠或啟動的技術特徵，並非蘋果認為資訊工程領域可參閱先前技術中，Heinrich [8]和Balasubramanian [9]的專利文獻即可輕易實現的內容。因此最終，USITC在1065案的複審中，認為蘋果提出了其未侵權高通明確而令人信服的證據(Clear and Convincing Evidence)，證明了高通的’490案專利請求項31為無效專利，因此蘋果並未侵犯高通的專利，自然亦無需對蘋果的零組件進口再發出排除命令，與暫停及禁止銷售命令[7]。

【於商務市場的啟示】

對於想進入美國市場進行商務部局的廠商，尤其以台灣來說，專利戰場除了美國聯邦地方法院以外，另一具有準司法權效力的美國國際貿易委員會[10]亦為熱門的專利訴訟管道。根據USITO官方網站的統計，從2015-2018年，台灣廠商涉入USITO專利訴訟的案件約佔全年案件的10%左右[11] [12]，當USITC依據美國關稅法337條(Section 337)判斷進口美國商品的製造者、進口商、批發商或零售商侵害美國智慧財產權，包含專利、商標、著作權，經智慧財產權人提出控訴時，可能會對上述廠商發布排除命令，與暫停及禁止銷售命令。

因此，對欲將本身產品輸往美國的廠商來說，或應於平時即定期檢視內部的專利情況，包含自身所擁有的專利、於美國市場可能潛在的競爭對手專利，並與熟悉美國關稅法337條(Section 337)的律師、專利師或熟悉產品市場的專業人士保持合作，以了解輸美產品侵權的機率，否則亦可尋求美國廠商的授權，降低引起侵害專利的機會。

【參考資料】
[1] ITC調查案號337-TA-1065，https://pubapps2.usitc.gov/337external/3744
[2] 337-TA-1065包含美國專利公告：US9535490；US8698558；US8633936
[3] ITC調查案號337-TA-1093，https://pubapps2.usitc.gov/337external/3779
[4] 337-TA-1093包含美國專利公告：US8063674；US9154356；US9473336
[5] Apple Beats 1 Qualcomm IPhone Ban Bid, Faces Another - Law360
[6] ITC判決書，https://reurl.cc/86YAb
[7] ITC判決書，https://reurl.cc/74YAl
[8] US9329671
[9] US8160000
[10] USITC官方網站：https://www.usitc.gov/
[11] https://reurl.cc/G5Ddy
[12] 於官網(https://www.usitc.gov/)檢索欄位中鍵入「Taiwan」關鍵字 ... See more

💡美國最高法院裁定“美國發明法案 AIA”並無改變on-sale bar的含義

美國最高法院於2019年1月22日週二裁定，美國發明法案(America Invents Act; AIA) 並無限縮專利案件中的on-sale bar適用範圍，是以維
持機密銷售一項發明可作為使專利無效的依據。

於Helsinn指控Teva Pharmaceuticals USA Inc.一案中，Helsinn是瑞士的一家家族製藥公司，與明尼蘇達州的MGI製藥公司簽訂了授權協議，以資助Aloxi注射劑的開發，Aloxi注射劑是做為治療因化療引起的噁心和嘔吐症狀用。雖然協議是在新聞稿中宣布的，但MGI Pharma被要求保密發明的細節。聯邦巡迴法院在2017年裁決中認定該專利無效，稱出售不需要將該發明公之於眾，以啟動美國發明法案 (America Invents Act; AIA) 的on-sale待售條款。此一案件是由Helsinn Healthcare SA向Teva Pharmaceuticals USA Inc.提出訴訟，在美國最高法院案件編號為17-1229。於下級審時，Helsinn辯稱，在提交專利申請當下，FDA尚未核准該藥上市販售，故不能構成商業銷售。但CAFC認為依據契約法，雙方協議仍構成有效契約，且FDA審核結果並不影響商業交易或要約要件，以及是否符合102條禁止銷售要件。本案中，美國最高法院多數法官一致認為，聯邦巡迴法院關於對Helsinn Healthcare SA治療化療後噁心症狀之藥物-Aloxi的專利無效的判決無誤。

美國專利法 "on-sale bar銷售條款" 認為銷售一項超過一年前所提交的專利申請之發明是構成專利新穎性的障礙，而致使該專利無效，亦即法律規定:要求發明申請專利申請必須一年法定時間內提出。

長期以來，法院可以透過“秘密銷售”啟動on-sale bar銷售條款，法官克拉倫斯托馬斯 (Clarence Thomas) 表示，2011年美國發明法案 (America Invents Act; AIA) 的新意義還不足以讓法院認定國會改變了該規則的含義。

法官 Thomas 寫道"鑑於美國發明法案 (America Invents Act; AIA) 頒佈時，“銷售 (on-sale)”一詞已經獲得了很好的解釋, 我們拒絕做額外詮釋而改變先例"。

這項裁決使人們對自美國發明法案 (America Invents Act; AIA) 頒布以來一直徘徊的on-sale bar銷售條款的範圍提出了質疑。這個議題具有重要意義，特別是對像Helsinn這樣的將發明授權給他人在開發過程中進行測試小型公司而言。

本案判決主要確認了商業販售要約或合約一旦公開，則等同於公開專利發明，構成102條商業銷售情形，並導致專利無效。前述情形下，法院不考慮合約內容是否完整揭露專利發明資訊。

美國專利商標局和美國發明法案 (America Invents Act; AIA) 的主要支持者，共和黨籍德克薩斯州的眾議員拉馬爾史密斯 (Rep. Lamar Smith)，以及出面支持Helsinn的人，稱該項聯邦巡迴法院的“無可辯駁的”裁決會置無數專利於風險中。

案件的重點是美國發明法案 (America Invents Act; AIA) 在on-sale bar銷售條款上“或以其他方式向公眾提供”的要件。

托馬斯法官 (Justice Thomas) 曾表示“增加 '或以其他方式向公眾提供' 根本不足以讓我們得出國會打算改變......'on-sale 銷售' 這一法律要件的含義。”

網路資料來源:

https://www.law360.com/articles/1120653/high-court-says-aia-did-not-change-meaning-of-on-sale-bar ... See more

The U.S. Supreme Court on Tuesday held the America Invents Act did not narrow the scope of the on-sale bar in patent cases, leaving unchanged a long-standing rule that confidential sales of an invention can be used to invalidate a patent.

💡美國近期五場不尋常的專利聽證會

審理專利案件的美國聯邦地院近期採用使訴訟更有效率的創意方法，無論是藉由召開專利「交戰」或藉由有一個以上的法官在座。以下文章探討一些不尋常的聽證會。

兩個法官，一場大型聽證會

在一個最近的聽證會中(2018.09)，法官Barbara Lynn(德州北區聯邦地院的首席法官)與德州東區聯邦地院之法官Rodney Gilstrap一起召開一同步申請專利範圍解釋(claim construction)聽證會。第一次的聯合馬克曼聽證會發生在Seven Networks LLC所提出的侵權訴訟中。Seven在東區控告Google及三星電子。其亦在北區提出一個針對ZTE的案件。這些訴訟案牽涉到同一個專利，且大部分的侵權主張均指向安卓(Seven主張侵權的該裝置的作業系統)，聯合馬克曼聽證是為「審判效率」及「為了減少不一致或衝突的申請專利範圍解釋之風險」，其可防止一些原告在單一法院提出多個訴訟。如此法官們有機會集思廣益，並斟酌是否其可以在申請專利範圍解釋上達到意見一致，但可能不適合每一個情況，可能只有在當事人的多個法院在地理位置上相對較近才比較有可能實施。

德拉瓦州的法官們一起檢視TC Heartland

德州的法官們不是唯一願意共享法官席的法官。發生在去年(2017)德拉瓦州地區，當首席法官Leonard Stark和助理法官Christopher Burke一起檢視TC Heartland的資料，該裁決引起試圖轉移案件爭議。德拉瓦州的法官們將若干個案件分成兩群組：牽涉到學名藥的小型新藥應用(ANDA)案件以及非ANDA案件。在聽證會後不久，法院在兩組案件之每一者釋出了一個見解，概述了其對一些相關的TC Heartland問題的立場。跟隨額外的簡述，法院對各個案件之每一者作出裁決。如此可以說是一種處理法院認為滲透至許多案件之單一議題的有效的方法。

加州OpenTV爭議

加州北區的美國地方法官William Alsup審理關於Comcast Cable Communications LLC是否侵犯12個以上的OpenTV Inc.的專利的爭訟。法官Alsup提出一非正統的方法：交戰聽證會。最初，這個想法是OpenTV可展現其最毀滅性的侵權實例，而Comcast可挑選OpenTV的最輕薄的請求項。兩方作為替代地同意分別辯論一專利中的一個請求項。當時法官Alsup說道該聽證會是一個試驗性的程序且暗示其可能在未來的案件中被採用。

每分錢都很重要，佛羅里達州亦同

Every Penny Counts Inc.在2007年於佛羅里達州的中區針對若干個製造預付禮品卡的公司提出了專利侵權訴訟，包含American Express Co.、Visa USA Inc.及MasterCard International Inc.。其中的財務賭注非常高：Every Penny估計若其在訴訟中成功了，則其可取得上達1200億的損害賠償金及授權金。2008年五月某一上午，將近20位代理人在早上9點擠入坦帕法庭，做好申請專利範圍解釋聽證會的準備，該申請專利範圍解釋聽證會被安排持續長達兩天。但在當天下午法官已駁回該案件的命令。該案件中幾乎所有的代理人都被那樣的結束方法所震驚。沒有一個人會預期在午餐前結束針對原告的判決。主要癥結在於Every Penny承認提出具體侵權之證據。

在哥倫比亞特區共享一個席位

申請專利範圍釋義聽證會通常會以類似下述方法進行：一方先進行，辯論關於其提出的術語解釋並回答來自法官的問題。接著，輪到另一方在席位上辯論。但聯邦巡迴上訴法院資深法官William Bryson在審查Preservation Wellness Technologies控告包含Allscripts Healthcare Solutions Inc.及NextGen Healthcare Information Systems LLC等公司之訴訟時採取了不同方法。在2016年3月下午的一場舉辦於華盛頓哥倫比亞特區之聽證會期間，法官同時傳喚原告及被告的代理人步上席位。他快速連續地討論每一個術語，詢問問題並允許代理人們在現場回應彼此的辯論。如此可達到有效的辯論，充實雙方的立場且充實了各方自己的立場之間的內部矛盾，並協助更快地到達正確解釋。

總體而言，目前關於馬克曼聽證會可能的趨勢是牽涉到同一個專利或同一議題的多個訴訟案可能會在同一個聽證會由多個法官一併審理，辯論方法的趨勢則是，以前分別由雙方的代理人分別先後辯論，現在可能會朝向雙方的代理人同時辯論，且可能採取交互詰問辯論，藉此縮短聽證會所耗時間。

資料來源：Law360 (https://www.law360.com/ip/articles/1086573/5-unusual-patent-hearings-you-should-know-about?nl_pk=6bd69579-e0ee-4a92-8ac1-e38727fb38e3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip) ... See more

District courts overseeing patent cases have found some creative ways to make the proceedings more efficient, whether it's by holding a patent “shootout” or by having more than one judge on the bench. Here’s a look at a few unusual hearings.

自從2011年，蘋果(Apple Inc.)指控三星(Samsung)的Galaxy S4G、Epic 4G、Nexus S智慧手機，及Galaxy Tab平板電腦4項產品，侵犯了iPhone的發明專利與外觀設計專利[1，2]。在此中間，Apple甚至捲入數十億美元的專利版權訴訟中，該專利版權將支付予手機晶片設計公司高通(QCOM-US)。而於2018年5月24日，加州聖荷西聯邦地方法院(N.D. Cal.)判決Samsung侵害Apple專利，應賠償5.39億美元，其中2件發明專利判賠530萬美元，而3件設計專利則判賠5.33億美元[3]。最後於2018年6月27日，由一份文件顯示[4]，Apple與Samsung纏訟7年來的專利大戰，以加州聖荷西聯邦地方法院的陪審團裁定「Samsung侵犯Apple專利」，Apple獲得 5.39 億美元賠償金的結局而落幕[5]。自爭議發生以來，雙方的產品均發生了顯著的變化，最初被發現侵犯iPhone專利的Samsung裝置，如Captivate (JX 1011)、Epic 4G (JX 1025)和Gem(JX 1020)都已不再市面上流通。

目前，根據台灣智慧財產局針對歷年來專利申請類別的統計[6]，可發現發明專利與新型專利占了大宗，設計專利的申請量相對較少。然則，由上述Apple與Samsung的訴訟中，其所獲得的5.39億美元賠償金中，有5.33億美元來自其中3件設計專利[7]；有530萬美元，來自2件發明專利[8]，代表以往較不被重視，主要針對物品視覺外觀進行保護的設計專利，在適當的專利申請策略操作下，仍能帶來相當可觀的商業價值，例如：電子系統的操作介面、服飾外觀、文具外觀、具有視覺美感，或工業設計感的裝置等等。

Samsung侵犯Apple三項外觀設計專利，包括黑色螢幕面板、弧形邊緣和外框、彩色的應用軟體圖標，還有兩項功能專利：彈回畫面、點選放大。以上述Samsung的彩色的應用軟體圖標侵犯Apple設計專利D604305為例，如附圖所示。

在實務上，設計專利是否構成侵權的認定方向，主要依循兩個步驟(two-step-process)的方式：(a)法院必須先解讀設計專利的權利範圍；(b)比較系爭設計專利與被指控的設計，以確定兩個設計的外觀是否實質近似[9]。以(a)來說，美國聯邦巡迴法院(CAFC)指出，不應以文字解讀主張設計的權利範圍[10]；此外，美國聯邦巡迴法院亦指出，設計專利的專利權利範圍應該是，以圖示描述所具有的產品設計[11]，亦即，權利範圍的解讀，應以申請專利時的圖式揭露為主，而不應如發明或新型專利採用文字界定設計專利的權利範圍。接著，以(b)而言，在比較系爭專利與被指控的設計時，應站在一「普通消費者」，著重以一普通的角度來觀察兩造之間的整體視覺效果是否一致，而非以一「該領域專家」的角度，針對設計專利的每一細微部分進行精細的檢查[12]。因此，若以上述兩個步驟的方式分析前述附圖，一普通的消費者，站在一普通的角度，並無法明確的分辨出該Samsung之彩色的應用軟體圖標，與D’305所主張權利的部分，因此，Samsung確已經侵犯了Apple的D’305號專利。

總體而言，由今年6月底結束的Apple與Samsung的專利纏訟中，可以看出除了目前普遍為市場上所認知，著重以產品之結構、功能、方法進行專利申請的發明專利與新型專利外，實際上若產品涉及視覺美感，或工業設計感，使一般消費者得以在視覺感受到與其它產品不同的差異，則在發明與新型專利以外，考慮以設計專利的方式研擬專利申請，亦並不失為一個可以在市場上靈活運用的策略方向。

參考書目：
1. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., No. 5:11-cv-01846 (N.D. Cal. Aug. 24, 2012)
2. www.naipo.com/Portals/1/web_tw/images/6_Apple.pdf
3. https://udn.com/news/story/6871/3200207
4. No. 5:11-cv-01846-LHK Document 3835
5. LAW360：goo.gl/Fsr6R2
6. https://reurl.cc/rl5Wr
7. USD618677；USD593087；USD604305
8. US7469381；US7864163
9. https://reurl.cc/drDYg
10. Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1286 (Fed.Cir.2002).
11. Egyptian Goddess. Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed.Cir.2008).
12. 101.01 智慧財產權月刊 VOL.157.葉雪美 ... See more